Prosecution History Estoppel – 禁反言

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問題

在專利申請過程中，何謂禁反言?

解答

禁反言 (Prosecution History Estoppel)

禁反言 (Prosecution History Estoppel) 是指在專利申請過程中，申請人為了獲得專利授權，對專利申請文件（如權利要求書）進行的修改或陳述，這些修改或陳述會限制專利權人在未來專利侵權訴訟中對權利要求範圍的解釋。簡而言之，申請人不能在專利授權後，改變或擴大其在申請過程中所作的讓步或聲明，以主張更廣泛的專利權範圍。

禁反言的適用情形

• 權利要求修改 (Amendment of Claims)：

• 申請人在專利審查過程中，為了克服審查員的拒絕意見，對權利要求書進行修改，縮小了權利要求的範圍。

• 書面陳述 (Written Statements)：

• 申請人在答覆審查員的拒絕意見或其他書面文件中，對發明的具體特徵進行了限定或解釋。

實際例子展示

假設情境

某公司 C 申請了一項涉及新型材料的專利，原始權利要求書描述了一種具有高導電性和高耐熱性的材料組成。

原始權利要求書（Original Claims）：

• 一種材料，其特徵在於，包括：

• 銅 (Copper)；
• 鋁 (Aluminum)；
• 碳納米管 (Carbon Nanotubes)。

在專利審查過程中，專利審查員指出，現有技術中已經存在類似組合，並拒絕了專利申請。為了克服拒絕意見，公司 C 修改了權利要求書，將材料的組成限定為特定比例的銅和鋁。

修改後的權利要求書（Amended Claims）：

• 一種材料，其特徵在於，包括：

• 80% 至 90% 的銅；
• 10% 至 20% 的鋁；
• 0.1% 至 1% 的碳納米管。

禁反言的應用

在專利獲得授權後，公司 C 發現市場上有一款競爭產品使用了相似的材料組成，但比例略有不同：70% 的銅，25% 的鋁，和 5% 的碳納米管。公司 C 將該競爭產品告上法庭，主張其侵犯了自己的專利。

然而，由於在專利申請過程中，公司 C 為了克服審查員的拒絕意見，自願將其權利要求書中的材料組成比例進行了限定，這一修改形成了禁反言 (Prosecution History Estoppel)。因此，公司 C 不能在侵權訴訟中主張更廣泛的材料組成範圍，法院很可能會判定競爭產品並未侵犯公司 C 的專利，因為其材料比例超出了修改後權利要求書的範圍。

結論

禁反言 (Prosecution History Estoppel) 是專利法中的一個重要原則，旨在限制專利權人在專利侵權訴訟中對其專利權利要求範圍的解釋。申請人在專利申請過程中所作的修改和書面陳述，將會對其專利的範圍產生約束，防止其在授權後擴大專利範圍。這一原則有助於保護公眾利益，避免專利權人利用專利審查過程中的讓步，事後擴大專利保護範圍。